專利撰寫與申請實務 : 基於美國先例見解

推薦序1
為客戶寫出能在訴訟上獲取勝利的專利是專利師最重要的使命
/宋皇志 國立政治大學科管智財所教授、創新國際學院合聘教授
無論是企業於公司運營之商業決斷抑或政府對公共事務之政策制定，成本效益分析均屬基本且關鍵之策略工具。顧名思義，成本效益分析乃企業或政府機關於決定是否推行一項重要的專案或政策前，先評估其必須花費或將衍生之成本，以及該專案或政策可能獲致之效益。原則上，唯有當專案或政策所獲效益大於成本時，該專案或政策才值得被推行。

在知識經濟蓬勃發展的二十一世紀，企業早已普遍認知到將研發成果申請專利的重要性，惟令人訝異的是，絕少企業將成本效益分析使用於是否申請專利之決策上，學術文獻上也絕少有人著墨。此現象衍生出一個令人遺憾的結果，依據研究顯示，超過百分之九十的專利價值還不到申請過程中支付給政府的官方規費。導致此遺憾結果的原因當然很多，但企業未於申請專利前進行成本效益分析肯定是關鍵因素之一。

欲對申請專利與否進行成本效益分析，首應意識到申請專利之成本至少有三：(1)花錢：必須委任專利師（或律師），且必須繳納申請費、審查費、公告費、年費等等官方規費給政府；(2)必須揭露技術：欲申請專利須撰寫專利說明書，依法負有詳實揭露專利技術之義務，一旦公開或公告後，任何人皆可由政府網站下載研讀；以及(3)無法於各國申請專利：申請專利所費不貲，一件發明能在二十個國家申請專利已相當罕見，惟即使如此，在全球尚有超過一百八十個國家沒有專利，根本無從防止在沒有專利的國家被人侵權仿冒。

專利的效益可區分為法律效益、財務效益、與行銷效益等三個面向。在法律效益方面，專利權人可對侵權人提起訴訟請求損害賠償，甚至可聲請法院核發禁制令，禁止侵權人繼續製造或販賣侵權品；專利權人亦可與侵權人協議授權或交互授權，用以收取授權金或換取對方專利的授權。在財務效益方面，專利權人可將專利設定質權作為融資的擔保，在外國甚至可作為無形資產證券化的標的。在行銷效益上，有公司認為專利可協助提升商品的價值或本質，甚至可提升公司的形象。分析三種效益之本質可以發現有個共同點，亦即要想發揮專利之效益，專利必須要維持有效，且能向侵權人主張侵權，亦即必須要能在專利侵權訴訟上獲取勝利。智財訴訟必須不怕侵權人所提「專利無效」的攻勢且能成功主張侵權，自然不在話下。專利授權與交互授權也是以對方構成侵權為前提，否則人家又不是開慈善事業，為何要平白繳交專利授權金。專利要能設定質權並成功融資，甚或證券化向大眾籌資，雖然看似不以專利有效且被侵權為必要，但質權人（資金出借人）於決定是否出借款項時肯定會將此件專利將來是否容易拍賣列為重要考量，而拍賣容易與否主要取決於專利是否有效且是否被侵權。至於專利的行銷效益，產業上可能以為跟專利有效及被侵權與否較為無關，其實不然。蓋現今專利布局對於企業形象之建立，早已不是單看專利的件數，而是看所申請專利的品質，其主要就是專利不能被無效、且能抓到侵權。試想，倘一家公司明明研發成果皆為金融或保險相關的電子商務方法，惟因某些理由通通選擇申請新型專利，這些新型專利對企業形象是加分還是扣分呢？

專利權是否有效且能主張侵權，除部分取決於原始發明之內容與被控侵權人所產製的產品外，專利師所撰寫專利說明書的良窳與申請過程是否正確無誤，絕對也佔有舉足輕重的位置。企業希冀所申請之專利在訴訟上能獲取勝利，舉凡專利說明書如何撰寫、專利範圍如何解釋、新穎性及進步性如何認定等，皆必須依據法律與相關行政命令的規範。此外在英美等普通法系（Common Law）國家，前開專利事務之法律判斷還必須依循法院之判決先例。不可諱言地，美國專利法制的發展執世界之牛耳，這些判決先例除了主宰美國的專利實務，也會飛越太平洋影響我國的專利法制。美國許多專利訴訟的判決先例已被引入我國專利法或其施行細則，更有許多判決先例被訴訟律師所引用，從而成為我國法院判決之重要「法理」。因此，除了必須學習我國專利法制外，我國專利從業人員也必須熟捻美國專利法及相關判決先例。困難的是，美國法判決見解之迭代非常快速，要能「追逐」法院最新實務見解，進而於撰寫專利說明書時依循最新判決先例為之，已成為國內專利師重中之重的課題。然而，我國並非每一位專利師都有受過完整之法學訓練，對於美國法及美國法院判決也不見得熟悉，要能隨時追趕最新見解就更難了。坊間雖有許多教導專利實務的書籍，也有許多介紹美國專利法的著作，然始終未曾出現一本教導專利從業人員如何在法律架構下，依循台美最新判決先例來撰寫專利說明書的著作。而這也是我念茲在茲，一直想做卻沒時間做的事。

可喜的是，前幾天專利界多年知心摯友文賢專利師／所長捎來訊息，提到他們事務所建川專利師／副所長以多年研究美國專利法判決先例的心得為基礎，完成著作《專利撰寫與申請實務－基於美國先例見解》一書即將付梓，並傳給我搶先拜讀。建川兄憑藉多年執業專利師所累積的實務經驗，加上長年研究美國判決並將其轉化為專利撰寫法則所累積的一身絕學，全書以美國的判決先例為依據，佐以美國法與我國法之規範，分別就專利說明書及申請專利範圍之撰寫與審查、專利要件之認定（包含進步性與雙重專利申請）、侵權比對之原則（以貢獻公眾原則為重心）、延續申請之法則（包含連續申請案與再公告制度）、以及設計專利之功能性特徵的認定等專利實務最重要的事項，說明如何運用美國判決先例以落實專利策略。全書一氣呵成，拜讀過程就在喜出望外、相見恨晚、拍案叫絕等不同情緒夾雜中欲罷不能，也學習到許多我原本不知道的法院見解與實務運用。本書的出版，相信可大幅提升國內專利品質與專利從業人員的學養，無疑會是台灣專利實務進化的重要里程碑。真心佩服且感謝建川兄努力且無私的付出，更感謝二位好友讓我有榮幸親身見證歷史。

推薦序2
導水匯百川，智慧廣流傳 /李文賢 廣流智權事務所所長

本書著者盧建川先生兼具科技與智權專長，曾於科技公司擔任業務部及研發部主管，於專利事務所擔任專利主管，2010年通過台灣專利師考試，成為執業專利師。著者不以此自滿，好學深思取經西方，2011年至美國Franklin Pierce Law Center（現為UNH Law School）進修，成績優異取得智慧財產法學者（IP Law Scholar）殊榮，2012年通過美國專利代理人考試，2013年再通過中國專利代理師考試，是少見通過台灣、美國、中國專利代理考試、兼具學理與實務的專家。

朱熹名言：問渠那得清如許，為有源頭活水來。著者持續研究美國各級法院專利判決，與時俱進吸收兩造攻防與法院見解，日新又新回饋於專利撰寫與申請實務。將心得寫成精彩文章陸續於《廣流智權評析（雙月刊）》發表，在本所內部教育訓練與同仁分享，應邀至研究機構及科技公司專題演講與各界交流，並參加APAA及AIPLA等國際會議與各國事務所深入切磋，致力於周全保護專利申請人權益。

本書基於美國專利先例見解為立論，建構可適用於多數國家之共通原則，兼及比較各國實務之差異處。讀者細讀本書內容，對於制定申請策略、提升專利品質、規劃訴訟攻防必有莫大助益。

欣見著者將長久的研究心得及實戰經驗寫成本書，多年辛苦不尋常，願把金針度與人，實為專利研究者及實務工作者之福音。敝人既為專利界慶賀，亦以本所能促成本書出版為榮。導水匯百川，智慧廣流傳。謹此推薦為序。

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為客戶寫出能在訴訟上獲取勝利的專利是專利師最重要的使命
/宋皇志 國立政治大學科管智財所教授、創新國際學院合聘教授
無論是企業於公司運營之商業決斷抑或政府對公共事務之政策制定，成本效益分析均屬基本且關鍵之策略工具。顧名思義，成本效益分析乃企業或政府機關於決定是否推行一項重要的專案或政策前，先評估其必須花費或將衍生之成本，以及該專案或政策可能獲致之效益。原則上，唯有當專案或政策所獲效益大於成本時，該專案或政策才值得被推行。

在知識經濟蓬勃發展的二十一世紀，企業早已普遍認知到將研發成果申請...

致謝辭
推薦序　 為客戶寫出能在訴訟上獲取勝利的專利是專利師最重要的使命／宋皇志
推薦序　 導水匯百川，智慧廣流傳／李文賢
自序
略語或英文縮寫表
先例索引


第一章 基於先例見解的說明書撰寫及申請實務
一、 專利說明書應載明事項及依先例見解建議注意事項　
1. 發明名稱　
2. 摘要　
3. 技術領域　
4. 先前技術　
5. 發明內容　
6. 實施方式　
二、資訊揭露義務（information disclosure statement）
三、審查意見之處理　
1. 申請專利範圍解釋　
2. 引證案之適格性　
3. 新穎性與進步性之答辯策略　
4. 雙重專利核駁與答辯　
5. 意見陳述　
四、延續案　
五、再發證（reissue）
六、設計專利　

第二章 基於先例見解的申請專利範圍撰寫實務
一、概述　
二、請求項前言是否是限制條件　
三、請求項記載物理特性　
四、請求項記載相對性用語　
1. 請求項記載大約（approximations）
2. 請求項特徵參考至一外部物件，而該外部物件是變動的　
3. 請求項記載程度用語（terms of degree）
4. 其他相對性用語　
5. 主觀性用語（subjective terms）
五、請求項記載功能性用語　
1. 功能用語（功能界定物）
2. 手段功能用語（means plus function，MPF）、步驟功能用語（step plus function，SPF）
六、與侵權判斷有關的明確性問題　
七、請求項差異原則　
八、請求項記載「量詞＋元件清單」
九、請求項記載附隨限制條件　
十、請求項記載製法界定物　
十一、請求項記載may、can　
十二、請求項記載印刷物（printed matter）

第三章 基於記載要件先例見解的說明書撰寫實務
一、概述　
二、考量明確性先例之說明書撰寫　
三、考量書面敘述先例之說明書撰寫　
1. 說明書支持請求項記載的數值或數值範圍　
2. 說明書支持功能用語與手段功能用語　071
3. 請求項組合之範圍比說明書最大範圍實施例還廣　
4. 子案請求項得到母案支持　
5. 各元件間不同組合的支持（中位概括）
四、考量可據以實現先例的說明書撰寫
　
第四章 申請專利範圍解釋先例
一、最廣泛合理解釋的先例　
二、通常意涵的例外—自行放棄的先例　
三、前言是否是限制條件的先例　
四、請求項用語解釋的先例　
五、複合用語與製法界定物的先例　
六、用語解釋後發明人變更的先例　

第五章 記載要件先例
一、明確性先例　
二、書面敘述先例　
三、可據以實現先例　
四、專利範圍涵蓋了無法操作的實施例，無效？

第六章　進步性與雙重專利先例
一、KSR先例後的進步性研究　
二、不具進步性之合理論述相關先例　
三、適格引證案之先例　
四、印刷物之可專利權重相關先例　
五、雙重專利先例　

第七章 貢獻原則先例
一、台灣專利侵權判斷流程與貢獻原則的關係　
二、歷年美國最高法院先例　
三、歷年CAFC先例　
四、綜整各美國先例見解　
五、考量揭露貢獻原則淺談撰寫與答辯技巧　
六、2020年貢獻原則先例　

第八章 延續案與資訊揭露義務相關先例
一、延續案（continuing applications）先例　
二、 資訊揭露義務（information disclosure statement）先例　
第九章 其他先例
一、設計專利之功能性特徵　
二、再發證（reissue）

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第一章 基於先例見解的說明書撰寫及申請實務
一、 專利說明書應載明事項及依先例見解建議注意事項　
1. 發明名稱　
2. 摘要　
3. 技術領域　
4. 先前技術　
5. 發明內容　
6. 實施方式　
二、資訊揭露義務（information disclosure statement）
三、審查意見之處理　
1. 申請專利範圍解釋　
2. 引證案之適格性　
3. 新穎性與進步性之答辯策略　...