智慧財產法之理論與實務：不同意見書

　　本書收錄作者近年來就智慧財產法制相關議題所發表之文章。在創新經濟時代中，智慧財產法制於短期間內成為政府及產業界高度重視之課題，惟現行法制及法院判決時而未能配合渠等的期待，進而產生應然與實為間之重大落差。本書作者以其銳利的觀察、犀利之筆觸，針對近年來重要智慧財產立法及判決、甚至行政實務運作，基於理論與實務結合之目標，進行批判、加以針砭，同時嘗試提示出符合創新經濟時代的法解釋論及立法論。書中處處可見作者挑戰現行實務及學說通說之見解，雖然尚不能稱為一家言，但卻是經常觸及國內學界迄今鮮能深入討論的議題。對於有意更深一層了解智慧財產法規範應有之理念與作法、享受不同於通說見解所帶來之學術饗宴、探求未來法制及判決應有改善方向的學習者、研究者及實務界人士而言，本書當可充分滿足其各自之需求。

作者簡介

黃銘傑

　　【現職】
　　台灣大學法律學院教授

　　【經歷】
　　中原大學財經法律學系教授兼系主任
　　政治大學智慧財產研究所兼任教授
　　政治大學法律學系兼任教授
　　交通大學科技法律研究所兼任教授
　　淡江大學日本研究所副教授

　　【學歷】
　　台灣大學法律系法律學士
　　日本國立一橋大學法學碩士
　　日本國立一橋大學法學博士

　　【著作】
　　「公開發行公司法制與公司監控─法律與經濟之交錯」(2001)
　　「公平交易法之理論與實際─不同意見書」（2002）
　　「公司治理與企業金融法制之挑戰與興革」（2006）
　　「新版 競爭法與智慧財產法之交會─相生與相剋之間」（2009）
　　「公司治理與資本市場法制之落實與革新─邁向理論與實務融合之法制發展」（2011）

　　【講授科目】
　　公司法、企業金融法、經濟法、智慧財產法、公平交易法等
　　個人研究興趣：競爭法、公司治理、企業金融法制、智慧財產法制等課題

自　序

第一編　專利法
v從專利授權之法律性質與定位論新、舊專利法授權規範之問題點與盲點
　壹、前　言／4
　貳、舊專利法授權規範之特色與問題點／8
　參、新專利法關於授權規範之修正重點及其問題點／17
　肆、新專利法關於授權規範之盲點／30
　伍、代結論——獨家授權法律問題之初探／35

v專利法強制授權規範之問題點與盲點——兼論未來實務運作之方向及作法
　壹、前　言／38
　貳、國際條約關於強制授權之規範／39
　參、現行專利法強制授權之規範內容及其問題點／42
　肆、專利法強制授權規範之盲點／52
　伍、結　語／56

v申請專利範圍、請求項及更正之法律議題研析
　本文導讀／59
　壹、前　言／60
　貳、申請專利範圍vs.請求項／62
　參、發明單一性vs.申請單一性／66
　肆、權利賦予後分割制度之廢止／71
　伍、舊專利法第67條第1項及現行專利法第82條第1項／75
　陸、權利更正與智慧財產案件審理法第16條／83
　柒、結　語／88

v申請專利範圍更正與撤銷爭訟及侵權訴訟之關係——以日本法之實務發展及學說為中心
　壹、問題提起／91
　貳、日本法關於專利權更正與舉發撤銷爭議之處理／95
　參、日本法關於申請專利範圍更正與侵權訴訟爭議之處理／100
　肆、我國法上之申請專利範圍更正與撤銷爭訟及侵權訴訟／109
　伍、結　語／115

v智慧財產案件審理法第16條、第17條及專利法一事不再理之規範理念及解釋方法論
　壹、前　言／119
　貳、智慧財產案件審理法第16條之效力範圍／123
　參、智慧財產案件審理法第17條專責機關之參加／128
　肆、一事不再理與侵權訴訟／134
　伍、結　語／137

第二編　著作權法
v資料庫著作原創性之所在及其侵權疑義—與一般編輯著作之比較
　壹、前　言／142
　貳、資料庫建置流程及其原創性之所在／145
　參、資料庫中不受編輯著作保護者／154
　肆、資料庫著作之「重製」／163
　伍、結　語／166

v重製權侵害中「實質類似」要件之判斷方式與專家證人之運用——板橋地方法院96年度智字第18號判決評析
　壹、事實概要／169
　貳、判決理由／170
　參、判決評析／172
　肆、結　語／200

v「網路時代著作權集體管理機制規範之變革」初探
　壹、前　言／204
　貳、著作權集體管理團體之發生及其管制方式／205
　參、日本著作權集體管理團體規範發展概要／211
　肆、從管制邁向競爭之著作權集體管理團體機制規範理念的變革／221
　伍、結　語／227

v日本著作權法合理使用規範之現況及最近修法爭議
　壹、前　言／230
　貳、日本著作權法合理使用規範之現狀／232
　參、一般合理使用條款入法之議論／249
　肆、結　語／261

第三編　商標法
v商標先使用權之效力範圍——評智慧財產法院98年度刑智上易字第40號判決
　壹、事實概要／266
　貳、判決理由／267
　參、判決評析／268
　肆、結　語／289

v贈品行為與商標之使用——評智慧財產法院99年度民商上字第6號判決
　壹、事實概要／292
　貳、判決理由／292
　參、判決評析／293
　肆、結　語／316

v日本商標法上之商標使用
　壹、前言／319
　貳、「商標」與商標「使用」／320
　參、「註冊時之使用意思」vs.「維權之使用」vs.「侵權之使用」／330
　肆、商標使用之特殊議題／338
　伍、結 語／344

v商標法第30條第1項第11款與第12款之瑜亮情結——評最高行政法院98年度判字第321號判決
　壹、事實概要／346
　貳、判決理由／347
　參、判決評析／349
　肆、結　語／381

v公司名稱之人格權保護與商標法、公平交易法間之糾葛——評台灣高等法院96年度上更字第126號「東森不動產仲介經紀有限公司」vs.「東森建業不動產仲介經紀股份有限公司」判決
　本文導讀／384
　壹、事實概要／385
　貳、判決理由／388
　參、判決評析／390
　肆、結　語／419

第四編　智慧財產法與公平交易法之交會
v「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」之法理及規範邏輯疑義
　壹、前　言／424
　貳、警告函處理原則規範之對象主體／427
　參、警告函處理原則與行使權利之正當行為／432
　肆、警告函處理原則與行政罰法第26條第1項／438
　伍、結　語／442

v競爭法主管機關於著作平行輸入規範中應扮演之角色
　壹、前　言／445
　貳、澳洲著作權法關於平行輸入規範之沿革／447
　參、紐西蘭著作權法關於平行輸入規範之沿革／457
　肆、日本、瑞士競爭法與著作物平行輸入規範之互動／463
　伍、結　語／467

v智財銀行與公平交易法
　壹、前　言／472
　貳、智財銀行機制的兩難困境／474
　參、智財銀行與公平交易法之適用／476
　肆、結　語／488

自序

　　筆者個人關於智慧財產法之學思歷程，從競爭法之研究出發、繼而探討創新經濟時代中競爭法與智慧財產法間應有的互動關係、迄於今日析論智慧財產法實務運作過程中蘊藏之各項問題點，嘗試從不同角度提出個人對於智慧財產法未來應有立法論及解釋論的看法。其間，並曾參與政府主管部會有關大專院校技術移轉、產學合作及智慧財產融資等相關計畫及專案。回顧省思這幾年來的研究心得，初步所得結論：就智慧財產發展政策而言，政府相關部會經常尾隨外國發展腳步，描繪出美好的發展願景，卻欠缺現實的土壤及以長期眼光辛勤灌溉的執行力，受限於短期的KPI指數等迷思，致使規劃、計畫之變化成為常態，一切美好願景總是虎頭蛇尾、為德不卒；另一方面，就智慧財產法之法制及判決實務而言，拼命向國際看齊、立法不落人後的結果，已使得我國現今各該智慧財產法制規範內容及強度，完全不遜於其他先進國家，惟法制之發展並非一蹴可幾，汲汲於先端議題的研究及立法，導致其基礎研究、根本問題研析未能受到應有重視，產生頭重腳輕、本末倒置的怪離現象。

　　對處於判決實務現場之人士而言，其日常工作所遭遇之問題，並非學界人士所關心的外國法制發展趨勢及現階段最尖端、先進之研究議題，而係如何從智慧財產法的基本法理、基礎學理出發，推演、導引出個案爭議應有之結論，期能執簡御繁，於不同但性質相近的個案中，求得統一的解決、維護當事人間之公平性。當然，最尖端、先進的研究課題對於少數指標性案件，或可發揮其帶頭效應，引導出判決實務理論的進一步發展，其定位及功能自不能恣意輕視或忽視。惟現今智慧財產法研究所存在之深刻問題，並不在於缺乏此類尖端、先進的研究成果，反而是重要的研究精力及人員幾乎都配置於此等尖端、先進的研究課題中，導致基礎研究、正視實務發展需求的研究，發生供應不足的現象。在司法判決方是具有拘束力而得對一般企業及民眾未來行為模式產生立即且實質影響的情況下，長期漠視司法實務需求的研究態度及取向，實非我國未來智慧財產法制健全發展之福。

　　於此認知下，筆者近年來關於智慧財產法研究之內容及取向，大多傾向於如何架構學說理論與實務運作間之橋樑，對於具體的法院判決所為之問題提起，從學術研究角度，給予適當回應，期能建立起理論與實務間對話、溝通之管道。同時，並於此認知下，與一些志同道合的法官界、律師界及學界人士，組成「智財判決研究會」，每個月定期針對特定判決進行研析，各自基於學術、實務立場及認知，進行辯證，在有效理解對方的立場後，也對於自己未來針對該當問題應有的周延思考方式，產生重要啟示及刺激。本書所收錄的不少文章，即是於該當研究會中激辯的成果。其他各篇文章，亦多是針對當時的智慧財產立法、政策等實務運作，就其可能蘊含之缺失，提出針砭。未針對最新外國法制發展趨勢及內容，進行研究，而著重於我國實務運作問題的分析，在研究的路途有點孤單，其成果如何，只有仰賴讀者判斷。本書若是能對於我國未來智慧財產法實務發展，發揮些許貢獻，將是筆者長期踽踽獨行中所遇到的最大明燈，幸如之何！

　　感謝元照出版公司的各位同仁，因為他們的專業精神及敬業態度，使得本書得以在最短的期間內，以如此精湛的面貌，呈現在讀者眼前。對於未來也將一直出現在我身份證配偶欄上的林靜芳小姐，筆者也只能以深情的眼神，默默感謝她長期以來無怨的付出與支持，她那爽朗的笑聲，經常是筆者於研究瓶頸時的慰藉，使得筆者有更大的勇氣，繼續陳述不同意見。これからもよろしくね。

黃銘傑
於台大法律學院萬才館研究室
2013年11月