專利有效性爭議之司法審查

作者簡介

陳國成

　　學歷：
　　台灣大學法學士
　　交通大學科技法律研究所法學碩士
　　交通大學科技管理研究所科技法律組博士
　　美國華盛頓大學（西雅圖）訪問學者

　　經歷：
　　台北高等行政法院法官（智慧財產專股）兼審判長
　　智慧財產法院法官兼審判長、庭長
　　最高行政法院調辦事法官（智慧財產專股）
　　政治大學科技管理與智慧財產研究所兼任副教授
　　交通大學科技法律研究所兼任助理教授

　　現職：
　　司法院行政訴訟及懲戒廳廳長

1.緒論1
1.1 研究問題之提出1
1.2 研究主題與目的2
1.3 研究方法與架構3

2.專利權取得與司法審查5
2.1 美國專利取得與司法審查7
2.1.1 專利申請程序與審查8
2.1.2 專利申請與司法審查標準20
2.1.3 美國專利申請爭議與司法審查25
2.1.3.1 先前技術爭議25
2.1.3.2 專利申請請求項之修正限制與新核駁理由之程序保障27
2.2日本特許與實用新案權利取得與司法審查31
2.2.1 日本特許權利取得與司法審查32
2.2.1.1 特許申請程序審查32
2.2.1.2 特許申請實體審查34
2.2.1.3 特許申請拒絕查定不服審判──審查前置 36
2.2.1.4 特許申請拒絕查定不服審判──審理.37
2.2.1.5 特許申請之全案准駁與司法審查 38
2.2.2 日本實用新案與司法審查41
2.2.2.1 日本實用新案技術評價書之性質43
2.2.2.2 日本實用新案技術評價書於侵權訴訟之應用 48
2.2.2.3 日本實用新案有效性爭議與司法審查 51
2.2.2.4 日本實用新案技術評價書之檢討 53
2.3 我國專利取得與司法審查54
2.3.1 發明專利申請逐項審查與全案准駁56
2.3.2 新型專利取得與司法審查61
2.3.2.1 新型專利取得之現況63
2.3.2.2 改制前新型實體審查之概況65
2.3.2.3 新型形式審查之改制66
2.3.2.4 新型形式審查法制設計68
2.3.2.5 權利人的困境70
2.3.2.6 新型專利技術報告性質75
2.3.2.7 普通法院的實質審查78
2.3.2.8 智慧財產案件審理法施行後之變動與處理84
2.3.2.9 102年1月1日施行專利法之情況88
2.3.3 新型專利未來思考之可能方向89
2.4 小結94

3. 專利有效性爭議與司法審查97
3.1美國專利有效性爭議與司法審查98
3.1.1 再審查（reexamination）之審查 .99
3.1.1.1 無對造之再審查程序101
3.1.1.2 有對造之再審查程序106
3.1.1.3 有對造複審（Inter Partes Review）114
3.1.2 再發證（reissue）之審查116
3.1.3 再審查程序與申請專利範圍之更正119
3.1.4 專利民事侵權與行政爭訟120
3.1.4.1 再審查程序的繫屬121
3.1.4.2 民事侵權訴訟的繫屬123
3.1.4.3 再審查程序與專利民事侵權的互動127
3.1.5 新穎性爭議之審查135
3.1.6 先發明人申請主義與調查程序142
3.2日本特許有效性爭議與司法審查146
3.2.1 日本特許無效審判與審決取消訴訟146
3.2.1.1 特許無效審判程序147
3.2.1.2 特許無效審判新事由之提出152
3.2.1.3 特許無效審判審決153
3.2.1.4 訂正審判與訂正請求156
3.2.1.4.1 訂正審判157
3.2.1.4.2 訂正請求166
3.2.1.5 特許無效與訂正審判170
3.2.1.6 審決取消訴訟審判範圍173
3.2.1.7 審決取消判決之拘束力180
3.2.2 日本特許侵權權利有效性爭議183
3.2.2.1 平成12年4月11日前之見解183
3.2.2.2 平成12年4月11日後之見解185
3.3 我國專利有效性爭議與司法審查189
3.3.1 發明有效性爭議與司法審查189
3.3.1.1 專利有效性司法審查密度191
3.3.1.2 專利有效性舉發證據之證據力205
3.3.1.3 專利有效性爭議司法審查範圍212
3.3.1.3.1 課予義務訴訟類型213
3.3.1.3.2 撤銷訴訟類型219
3.3.2 專利行政訴訟新證據與司法審查225
3.3.2.1 智慧財產案件審理法施行前新證據之司法審查225
3.3.2.2 智慧財產案件審理法施行後新證據之司法審查227
3.3.2.3 智慧財產案件審理法第33條第1項爭議與司法審查229
3.3.3 專利更正與司法審查234
3.3.3.1 專利舉發更正申請與司法審查234
3.3.3.2 確定判決之拘束力與專利更正申請之司法審查245
3.3.4 新證據審酌司法審查法制之重新建構249
3.4 小結255

4.權利有效性爭議衝突與司法審查259
4.1美國法260
4.1.1 專利有效性判斷衝突260
4.1.1.1 專利有效性民事與行政判斷之互動264
4.1.1.2 專利有效性判斷衝突解決與處理271
4.1.1.3 美國爭點排除原則之概念273
4.1.1.4 再審查程序與民事侵權訴訟有效性爭點之判斷277
4.1.1.5 複數爭點與爭點排除282
4.1.1.6 終局裁判（Final Judgment）與爭點排除285
4.1.2 美國請求排除原則（Claim Preclusion）289
4.1.3 專利有效性爭議司法審查標準292
4.1.3.1 行政爭訟司法審查標準292
4.1.3.2 專利民事有效性爭議司法審查標準299
4.2日本法301
4.2.1 日本特許有效性判斷衝突與調和302
4.2.1.1 日本特許權有效性爭議衝突302
4.2.1.2 日本特許權有效性爭議衝突之調和306
4.2.2 日本特許法訂正審判爭議308
4.3我國法315
4.3.1 有效性爭議判斷衝突與司法審查317
4.3.2 民事事件申請專利範圍更正與司法審查320
4.3.2.1 申請專利範圍更正判斷衝突與司法審查322
4.3.2.2 民事有效性判斷與更正處分衝突之司法審查324
4.3.2.2.1 侵害訴訟專利權人勝訴確定後，更正處分始確定325
4.3.2.2.2 侵害訴訟專利權人敗訴確定後，更正處分始確定329
4.3.3 智慧財產案件有效性判斷衝突與司法審查332
4.3.3.1 智慧財產訴訟新制之規範333
4.3.3.2 智慧財產訴訟新制實踐之觀察336
4.3.3.2.1 最高法院避免裁判歧異之案例觀察338
4.3.3.2.2 最高法院避免裁判歧異之案例探討343
4.3.4 舉發案一事不再理與司法審查346
4.3.4.1 同一事實與同一證據之界定347
4.3.4.2 專利舉發一事不再理與訴訟權之爭議351
4.4小結352

5.結論357
參考文獻363

序言

　　本書源自筆者於交通大學科技管理研究所科技法律組之博士論文，經重新審視加以補充修訂而成。專利法於102年1月1日修正施行，而美、日兩國專利法近年亦陸續分別修正，由於專利有效性爭議議題牽涉新舊法之適用及實務既有見解之分析，故書中探討範圍橫跨新舊法之論點，並已參考最新立法例加以論述，以符合實際。本書之完成，要特別感謝交大科法所劉尚志教授、王立達教授、陳在方教授、台大蔡明誠教授、台北醫學大學李崇僖教授等對論文初稿提供寶貴意見，挹補不足，匡正闕漏。惟尚不完足之處，仍係筆者學植未逮所致。

　　本書就專利權有效性爭議，分別從權利取得前及取得後之司法審查議題加以探討，包括行政爭訟與民事訴訟程序法之分析。並說明行政爭訟及民事侵權訴訟中，有關專利權有效性之爭執，美、日及我國法制及實務案例因應處理方式。另針對我國智慧財產案件審理新制施行後，有關智慧財產有效性爭議判斷所產生之問題提出初步建議。此外收錄筆者於美國AIPLA Quarterly Journal（發行量16000本）發表之論文「An Empirical Finding of Taiwan IP Reform」。本文介紹我國智慧財產新制，以專利審理新制施行後4年間之實證觀察，討論新制變革後之相關議題，並與美國相關法制作比較分析研究，俾能有助於進㆒步瞭解與探討相關專利法制之改革。

　　筆者自91年即從事智慧財產案件專股審判，不揣淺陋，將多年工作累積經驗及進修研習心得增補付梓，期能有幸共同促進科技法學發展。惟受限於時間與學力，關於專利有效性未及討論之議題，至盼未來仍有機會加以補充完成。專利法修訂後新興之議題，亦有待後續研究。而為文疏漏之處，則尚祈法學先進，不吝指正。