商標訴訟贏的策略(二版)

推薦序／蔡明誠
推薦序／陳力衡
推薦序／星友康
二版序
作者序

前 言／1

Chapter 1 民事訴訟
一、商標意識／5
(一)「品牌」與「商標」大不同／5
(二)品牌行銷，勿忘商標／6
二、商標權人的準備工作／8
三、民事訴訟的致勝關鍵／8
(一)混淆誤認之虞／8
．TutorABC v. HiTutor／12
．TutorABC v. Tutor4U／16
．TutorABC v. TutorWell（民事訴訟）／18
．O v. O／21
．RIMOWA v. Rowana／24
(二)商標使用／27
．正豐冬農藥／31
．老天祿 v. 上海老天祿第二代自創品牌／34
．OTTO／36
．引藻 v. 三利養殖黃金引藻魚／40
．M, MOROCCANOIL v. M, Magic morocco hairoil／42
(三)合理使用／善意先使用／權利耗盡原則（真品平行輸入）／45
．QQBOW／48
．香奈兒 v. 寶雅／49
．冰晶 v. La Prairie「瑞士冰晶新生系列」／51
．速潔 v. SJ速潔車美體專研院／55
．Philip B／59
(四)故意或過失／62
．N次貼／63
．YILEGEND／64
(五)損害賠償／65
．Burberry v. 電視購物台／68
．寵物食品商標侵權／70
．AVIS v. 艾維士公司／71
(六)商譽損失／76
．太陽牌機芯／77
(七)著名註冊商標／80
．TutorABC v. 僑光科技大學「TutorABC英文線上學習教室」／87
．香奈兒 v. 香馜兒SPA休閒旅館／90
．Redbull v. 鼎油國際貿易有限公司／93
(八)公司名稱／95
．「台大」著名註冊商標 v. 台大明明補習班／96
．「台大」「TAIDA」著名註冊商標 v. 台大數位科技公司／102
．久樘開發公司「久樘」著名表徵 v. 久樘建設公司、久樘營造公司／104
．「台糖」著名註冊商標 v. 台糖營造公司／107
．「山葉」著名註冊商標 v. 山業發動機企業社／110
．「五姊妹」商標／112
．「中華航空」、「華航」著名註冊商標 v. 中華航空觀光發展協會／117
．「台北銀行TAIPEI BANK」著名註冊商標 v. 瑞興商業銀行／123
．「Louis Vuitton」、「路易威登」著名註冊商標 v. 台灣路易斯威頓股份有限公司／124
．「美加」商標、哈佛翻譯社／125
．「夢時代」著名註冊商標 v. 夢時代當鋪／126
．「統一」著名註冊商標 v. 統一漢芳堂股份有限公司／128
．「中國造船」著名註冊商標 v. 中國造船股份有限公司／131
(九)關鍵字廣告／137
．17直播 v. UP直播／138
．瑪麗蓮 v. 維納斯／140
．幸福空間 v. Google／142
．出一張嘴 v. 狠生氣餐廳／147

Chapter 2 刑事訴訟
一、商標權人的準備工作／153
．環球影城／155
．銷售庫存產品／159
二、刑事訴訟的致勝關鍵／161
(一)主觀要件：明知（直接故意）／163
．明知｜直接故意／163
．BALENCIAGA盜版鞋／165
．龍王 v. 龍王威力香／167
．Burberry格紋 v. 美淇童裝／168
．SINT康敏／170
．LV鎖扣商標／173
．華陽／175
．魂麵 v. 金博家「蔥蔥回魂麵」／176
．OFF-WHITE／180
．citrus zinger／183
．藍田 v. 藍田產後護理之家／184
．Candies／185
．HDMI／186
．audio-technica／187
．CANON／189
．Burberry／190
．薇爾康WRCON v. 微爾康天然小舖／191
．蘇菲亞婚紗攝影／193
(二)客觀行為：製造；販賣；意圖販賣而陳列、輸入、輸出／196
．金門高粱酒｜製造、販賣／196
．LV、GUCCI｜意圖販賣而陳列／198
．iphone｜意圖販賣而輸入／199
(三)網路保證真品｜加重詐欺／200
．二手品牌保證真的／200
．全部商品保證真品／202
．直播平台賣仿冒手錶卻保證真品／203

Chapter 3 行政訴訟
一、商標註冊、異議、評定事由／210
(一)商標註冊／210
(二)商標異議、評定／213
．極生ミルクバタ一食パン／218
．托凱／222
．溫揉／225
．美妍纖棗飲／231
．發財燒臘／233
．台灣青啤圖案／236
．乳牛、牧草及太陽圖樣、初鹿牧場、ChuLu Ranch／239
．Z1975／242
．格紋鞋立體商標／244
．包包裝飾花紋圖樣／247
．馬祖老酒／250
．101／257
．Intel experience what’s inside／264
．雪肌精藍白瓶身立體商標／270
．eos球型護唇膏／274
．SALEM SLIM LIGHTS指定註冊於「香菸」／282
．York shiretea約克夏茶指定註冊於「飲料店」／284
．熊本賀／287
．讚歧／290
．TutorABC v. Tutor Well（行政訴訟）／294
．好神拖 v. 妙煮婦真神脫／301
．將門三條線 v. Adidas三條線／309
．O v. O online／315
．H v. H／317
．Karihome v. Karicare／322
．facebook v. lovebook／325
．小情歌／328
．COSMED v. @cosmed store指定註冊於「機械檢測」／334
．FERRARI v. FERRARI指定註冊於「保全服務」／338
．COSTCO v. bestco指定註冊於「保鮮膜」／344
．Taiyen v. 台榮牌TAIYEN及圖指定註冊於「高週波預熱機」／347
．日盛 v. 日盛指定使用於「廚房用品租賃」／351
．三福SUN FURE／357
．BIEKE 361°／361
．BERING／365
．維新／368
．昭和／373
．星宇航空／375
二、商標廢止／380
(一)【63Ⅰ(1)】自行變換商標或加附記，致混淆誤認之虞，得予廢止／382
．台大 v. 立功寶寶／383
(二)【63Ⅰ(2)】無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年，得予廢止／386
．蘇打綠sodagreen／389
．Angelina／392
．旺旺／395
．東亞TONYA／399
．活力及圖HOLE-IN-ONE／402
(三)【63Ⅰ(4)】商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀，得予廢止／405
．NUBRA／406
．蠍尾刷／410
．Compuware／412
．黑金剛／414
(四)【63Ⅰ(5)】商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，得予廢止／416
．台東初鹿鮮乳／416
．新光牧場／418
．Manjax／421
．MJAX／426
．OMAYA／428

附 錄
商標法2022.5.4修正條文（施行日期待行政院定之）／433

推薦序

　　智慧財產領域，涉及法制、科技及管理等議題。隨著科技與社會的進步，其在理論及實務發展，日新月異。在商標法方面，其保護標的，從傳統平面轉為立體，從有形圖樣轉為聲音、香味等新商標型態及法律議題。面對新的商標發展趨勢，在商標實務及商標法學上，要能如何妥善地處理當事人間的商標爭議，除必須瞭解相關產業的脈動及趨勢之外，更需要充分掌握法院實務判決的現況，並回歸商標法的理論基礎及立法目的，促使法院透過解釋現行的法律，俾回應商標爭議的核心之重要問題，以利實際生活之應用。

　　林佳瑩律師就讀臺大法律學系碩士班開始，就已經展露她對於智慧財產案件的濃厚研究興趣，在執業十幾年的過程當中，也一直不斷就其所代理商標、著作權與專利等訴訟，勤於探究個案背後之法理及實際解決方法。在忙碌的律師工作之餘，還能夠對於法院實務判決長時間的追蹤觀察，並集結整理成本書，出刊之際，受邀寫序，甚感榮幸，並特撰數語推薦，以表肯定之意。

　　本書所蒐集不少著名的商標訴訟，往往可以發現案件的核心問題，不只是商標法爭議，而是涉及到更為基礎的民法問題。透過民法或契約法的補充適用，來解決商標的爭議問題，更能夠提供當事人甚至法院另外一個面向的不同思考，有助於商標法與民法交錯領域問題之認識及理解。

　　本人曾為林佳瑩律師的《設計產品的智慧財產權保護》大作撰寫序言，對其忙碌實務工作之餘，繼續創作，幾年後另完成本書，讓我有機會再次為她寫序，甚感欣喜與榮幸！林佳瑩律師在臺大碩士班期間，曾擔任臺大法律學院民事法研究中心的研究助理，其與夫婿張志朋律師專攻民事法，對於民法均有專精深入的研究。對於他們二人能夠彼此同心，通力合作，共同辦理商標訴訟案件，在互相砥礪之下，林佳瑩律師從而有如此好的著作問世，相信是關心此領域之讀者福氣，令人期待儘快閱讀此智慧結晶，亦期望閱讀本書者能從書中獲益，並有助於商標法律問題之解決。
推薦序

　　從跨國併購律師到全球線上教育領導品牌iTutorGroup集團的首席法務官，在轉入企業內部後，產業發展與市場開拓所面臨的法律挑戰感受更為深刻，隨著品牌能見度的提升、海外市場的快速拓展，iTutorGroup現有的英語教學TutorABC、TutorABCJr、VIPABC、VIPABC青少年，及教授華語的TutorMing五個品牌也面臨更多品牌仿冒、搶搭品牌知名度順風車的同業惡性競爭，所幸在這一片烽火連天的戰場上有林佳瑩律師作為我方最堅強的後盾，在緊迫的時間與iTutorGroup法務團隊嚴格的要求下，接手兩週內消化大量訴訟證據資料，化繁為簡撰寫定暫時狀態假處分聲請書，精準出手並及時取得實務上極難獲得法院認同的商標定暫時狀態處分，有效嚇阻不肖業者，捍衛iTutorGroup多年苦心經營建構的品牌聲譽。

　　欣聞恒達法律事務所林佳瑩律師在其暢銷著作《著作權訴訟贏的策略》上市僅短短一年後的此時再度出版《商標訴訟贏的策略》，將自身執業多年商標法的實戰經驗毫不藏私的編撰成冊，書中林佳瑩律師以民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟三大篇章架構出商標在商業戰場上的致勝關鍵點，內容除民、刑事訴訟經典爭點以外（諸如：商標侵權損害賠償請求數額之計算、混淆誤認之虞認定標準等等關鍵議題），其中也將近來新興訴訟爭點：網路行銷關鍵字廣告是否為商標侵權之重要議題等相關判決一併編寫入冊，憑恃著林佳瑩律師多年累積的訴訟功力，使用深入淺出的方式剖析法院判決，書中梳理的商標實務見解也讓商標訴訟的攻擊與防守更為貼近瞬息萬變的產業商業脈動。

　　《商標訴訟贏的策略》出版之際，正值iTutorGroup全球布局戰略開展階段，商標在步步為營的商業戰局中更扮演著左右勝負的關鍵。閱讀著手中林佳瑩律師《商標訴訟贏的策略》原稿，深深感受林佳瑩律師長年以來對於智慧財產權維權法律工作的理想與熱情，字字珠璣的案例編選處處閃耀著林律師多年累積的智慧結晶與深厚訴訟經驗，透過閱讀本書，我看見一位優秀的法律人在日理萬機的事務所合夥律師工作之餘，焚膏繼晷伏案逐一閱讀分析大量法院判決，架構出商標在商業戰場上的致勝關鍵點，讓更多後進可以輕易地擷取智慧財產權司法實務之見解進而應用在產業實務工作上，字裡行間林律師那份亟欲分享與傳授其執業經驗的熱切，在我闔上書本之後仍能感受那份溫熱。
推薦序

　　日本企業在臺灣面臨的種種法律問題當中，比起其他法律領域，專利、商標、著作權等智慧財產權法，更需要專業律師的知識與技巧。這主要是因為，相較於傳統的刑法與民法，智慧財產權法屬於較新的法律領域，以及智慧財產權法的發展是由國內法配合國際標準所形成的特殊「發展中的法領域」之故。

　　本書為林佳瑩律師讀完臺灣智慧財產法院所有商標案件的民事、刑事、行政判決後，根據其多年承辦相關案件的律師經驗所選出重要判決並加以評析的著作，對日本企業而言，最有興趣的是，從本書中被選出來的與日本企業有關的案件中，能看出與前述「智慧財產權之特性」不同的判斷因素，亦即「日本與臺灣皆為漢字圈」，乃至於日本與臺灣接近的地理環境等等因素，進而影響到法院判決結果。當我們從日本企業的立場思考臺灣商標法的發展時，必須在上開「智慧財產權之特性」外，更加注意臺灣智慧財產法院在這些案件中所顯示之想法。

　　林佳瑩律師為本人在臺灣大學法律系及法律研究所碩士班同學，就學期間就對商標法、著作權法、專利法等智慧財產權法有濃厚的興趣，日後在英國倫敦大學學院（UCL）亦取得智慧財產權法專業的碩士學位，執業律師後更持續關注有關智慧財產權法的法院判決及學說發展，本人非常榮幸為各位推薦本書。

　　本人深信，思考在臺灣的日本企業商標問題時，本書會成為非常重要的參考資料，誠摯推薦各位讀者。
二版序

　　商標從出生到死亡，從申請到異議評定廢止，從行政訴訟到民刑事訴訟，都是牽一髮而動全身的法律問題。沒有商標訴訟的歷練，就無法掌握商標布局及維權的策略。商標律師的重要性，無須再多予強調。期待民眾也能夠有「申請商標找律師」的基本概念。

　　本次的改版進行了大幅的修訂。初版原先收錄了115個判決，此次改版刪除57個判決，又增加了55個判決。過去與現在之間的差異，正是台灣商標法持續往前邁進的最佳證據。本所承辦的【TutorABC】、【蘇打綠】、【小情歌】、【台大】、【久樘】、【正豐冬】等商標訴訟、異議、評定及廢止案件，也都收錄在此次改版當中。

　　由於我連續數年在TIPA智慧財產培訓學院擔任「智慧財產訴訟實務班──商標權訴訟實務與案例分析」課程的講師，在2021年的「娛樂產業與智慧財產（IP）研討會」也發表了「娛樂產業的商標議題」，同時間在月旦會計實務研究雜誌撰寫「用商標保護品牌價值──談商標意識」、「如何申請註冊商標」、「商標的生命在於使用」、「商標訴訟的法律策略」數篇文章，因此，此次改版也將部分的上課講義以及文章內容融合到本書當中。

　　此外，在我2021年出版的《娛樂法》與《時尚法》書籍當中也可以找到新型態的商標案例。《不公平競爭訴訟贏的策略》一書則是可以與本書互相補充參看，請有興趣的讀者再行追蹤。我的指導教授蔡明誠大法官在本書初版之時已勉勵我列入進一步的參考文獻。本次改版時特別在每一章節之後列出「延伸閱讀」，以供讀者繼續深入探索研究。

　　2022年，在眾多熱心人士的協助之下，也找到了台灣第一個註冊商標：梅花鹿包種茶。它登記註冊的時間是西元1900年，因此，台灣商標的歷史可以追溯到一百多年前喔！日治時期的商標如何被註冊？如何被使用？如何影響到過去和現在的台灣社會？對我來說仍是待解的迷團。目前所看到的日治時期商標法相關文獻，都像偵探小說一樣精彩，我個人很推薦大家去閱讀，也期待未來有更多研究出現。

　　此外，商標法在2022年5月4日公布修正商標法第68條、第70條及第95條至第97條，但施行日期仍待行政院決定，因此，本書以附錄的方式收錄此次修法的「立法總說明」以及「條文對照表」。

　　最後感謝張志朋律師提供改版意見、陳緒承律師更新整理判決內容、鄭人豪律師協助校對書稿。也感謝元照出版公司持續出版台灣法律書籍，深耕台灣智財法律。