台灣科技產業美國專利訴訟30年之回顧

自序─30年的專利競技，半世紀的產業軌跡／劉尚志

第一編 美國專利制度演變與對台灣影響

第一章 美國專利主要爭訟程序／劉尚志、陳在方、尤 謙
1. 美國專利爭訟戰場的重要性與主要場域／5
2. 美國聯邦法院專利訴訟重要程序與實體爭點／10
3. 國際貿易委員會337條款之救濟程序／31
4. 美國國際貿易委員會與聯邦法院程序差異／48

第二章 美國專利制度演變及其對台灣產業之影響──關鍵案件趨勢及專利事業體發展分析／劉尚志、陳在方、尤 謙
1. 前 言／56
2. 最高法院與聯邦巡迴上訴法院判決整理分析／57
3. 專利事業體發展分析／70
4. 結 論／71

第三章 企業內部對於專利訴訟之因應／台灣科技法學會
1. 訴訟前之準備階段／76
2. 訴訟階段／86
3. 策略布局──訴訟戰場抉擇／91
4. 結 論／95

第四章 美國專利複審程序／陳在方
1. 前 言／100
2. AIA發證後爭訟程序設計架構：三層次複審架構與兩階段審理結構／102
3. 層次複審架構／107
4. 複審程序兩階段審理結構之進行與效力／114
5. 結 論／125

第二編 台灣企業在美國專利訴訟之實證觀察

第五章 台灣資訊及光電廠商專利糾紛之個案分析／台灣科技法學會
1. 前 言／132
2. 資訊產業專利侵權案例分析／133
3. 光電產業專利侵權案例分析／141

第六章 台灣企業在美國聯邦法院及國際貿易委員會專利訴訟實證分析──LCD、觸控、LED產業／劉尚志、陳在方、蘇昱婷、楊佩錡、尤 謙
1. 台灣企業在美國聯邦法院專利訴訟統計分析／150
2. 台灣企業在國際貿易委員會專利訴訟統計分析／156
3. LCD及觸控產業專利訴訟實證分析／159
4. LED產業專利訴訟實證分析／162
5. 重要案例分析／169
6. 結 論／174

第七章 美國國際貿易委員會實務現況及訴訟策略建議／蘇昱婷、劉尚志
1. 國際貿易委員會及關稅法337條款簡介／178
2. 國際貿易委員會實務現況與實證分析／186
3. 風險評估與訴訟策略／191
4. 結 論／201

第八章 美國專利侵害主觀要件及台灣企業案例──故意侵害、誘引侵害、輔助侵害／林耕文
1. 美國專利法之誘引侵權制度／208
2. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.：惡意視而不見（Willful Blindness）／213
3. Global-Tech案後聯邦法院誘引侵權案件之分析／221
4. 對台灣企業的建議／227

第三編 損害賠償

第九章 損害賠償總論／劉尚志、陳在方、呂柔慧
1. 損害賠償計算法則／236
2. 持續性授權金與合理權利金之區辨／246
3. 損害賠償範圍之擴張──EMVR法則／248
4. 結 論／249

第十章 美國專利侵權合理權利金之計算方式及發展趨勢／吳靜怡
1. 前 言／254
2. 美國專利侵權損害賠償實證分析介紹／255
3. 合理權利金／270
4. 合理權利金之發展趨勢／293
5. 結 論／318
附錄：Georgia-Pacific的15個參酌因素／322

第四編 授 權

第十一章 跨國專利授權契約之重要程序上爭議／陳在方、鍾京洲、林艾萱
1. Inpro控告光寶案／332
2. 美國法下專利案件訴訟實施權之判斷／340
3. 結 論／353

第十二章 權利耗盡原則之契約限制的容許性──從美國判決出發／林靜雯
1. 前 言／358
2. 讓與及授權契約之定性／360
3. 授權契約或讓與契約的釐清／379
4. 限制條款的目的與專利法上的效力／382
5. 結 論／388

第十三章 美國專利權濫用案件分析──代表性案例與實證研究／王立達、陳在方、許淑蘋
1. 緒 論／394
2. 專利權濫用原則之起源／397
3. 1952年專利法修正：劃分與輔助侵權之界線／399
4. 1982年C.A.F.C.成立與早期見解／400
5. 1988年專利權濫用改革法／401
6. Mallinckrodt與Virginia Panel案：確立反競爭效果要件與二階段判準／403
7. Princo案：提高構成濫用門檻／404
8. 聯邦二審暨三審法院判決實證調查分析／406
9. 結 論／417

第五編 台灣企業、研發機構及大學之跨國專利布局

第十四章 台灣產學研美國專利的量與影響力趨勢分析／王睦均、林欣吾
1. 前 言／426
2. 台灣技術貿易額分析／426
3. 台灣產學研在美國的專利能耐──「量」分析／429
4. 台灣產學研在美國的專利能耐──「影響力」分析／439
5. 結 論／441

第十五章 台灣學研機構專利管理運用概況／戴彗紋、林婉菁、林欣吾
1. 亟待活化運用的學研機構專利能量／446
2. 學研智財管理盤點：資源與誘因皆不足／447
3. 學科技計畫調整具體作法：必須從「高射砲」轉向「導彈」／449
4. 充分體現技術─專利─市場的標竿個案：AC-LED／453
5. 強化學研機構智財管理的三大利器：人力、流程與工具／455

第六編 國際標準制定組織與專利聯盟

第十六章 台灣參與國際標準制定組織回顧與前瞻／謝慶堂
1. 前 言／462
2. WLAN產品認證／465
3. IEEE 802和WiMAX Forum／466
4. 影音編碼與車載資通訊／471
5. 我國參與國際通信標準制定的展望／473
6. 結 語／475

第十七章 標準制定組織之專利集管型態與授權爭議分析／葉家齊
1. 緒 論／478
2. 標準的制定與產生／479
3. 專利集管／484
4. 標準制定組織與專利集管之交錯／487
5. 建議與結論／502

第十八章 標準必要專利之授權、訴訟與專利聯盟／劉尚志、陳在方、尤 謙、李偉綺、呂柔慧
1. 研究目的與方法／508
2. 標準必要專利之授權／510
3. 標準必要專利之訴訟／524
4. 標準必要專利聯盟／530
5. 經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法修法建議／538
6. 代結論──標準必要專利價值最大化之方法／539

自序

30年的專利競技，半世紀的產業軌跡

　　台灣科技產業在美國的專利訴訟，是台灣智慧財產權發展的縮影，更是台灣經濟轉型的實證。這本書固然以法律的爭訟為主軸，然而背後所驅動的，是科技與產業的實力，我們得以一窺我國在知識經濟時代的產業生態與發展軌跡。

　　台灣科技產業在1980年代逐漸成形，從新竹科學園區與工業技術研究院的設立，連結在地的交通大學及清華大學，成為台灣首創的高科技聚落，從此引領台灣經濟的快速發展。1980年聯華電子公司，1987年台灣積體電路公司，1994年世界先進公司，都是由工研院衍生而出的世界級企業。彼時主政的政府，有效掌握國家資源，更有高度的主導權。到了1990年代，大量的科技產品外銷，台灣成為電腦與半導的製造王國。科學園區的成功、技術研發的自主及產業鏈的完整，使台灣成為新興產業經濟體（Newly Industrialized Economies）與開發中國家的典範。

　　1980年代台灣邁入高科技產業，是根植於1960年代就開始的經濟發展。台灣歷經勞力密集、進口替代、加工出口等時期，快速的經濟成長，孕育了產業轉型的實力。在進入科技創新與資本密集之前，智慧財產還沒有成為資產的條件。隨著科技產品的蓬勃成長，台灣企業競逐於美國市場，入境隨俗，我們也在美國體系內進行智慧財產權爭訟，尤其是被控專利侵權的案件層出不窮。

　　為了建立產業智慧財產權的能量，1989年經濟部在資訊工業策進會的市場情報中心下設資訊法律研究小組，1993年法律研究小組與交通大學科技管理研究所合作，在大學校園裡開設智慧財產權課程，啟動了台灣培育科學園區與大學的智權知識。隨後交通大學於1996年成立了企業法律中心，2000年開創全國第一的科技法律研究所，不但締造先機，更發揚光大，於2015年成就獨步全國的科技法律學院。除了地利的優勢外，更因為有效建構學院成為知識平台，推動台灣的智慧財產權能力與國際接軌，進而整合學術與實務，也是台灣培育智權人才最成功的基地。爾後智慧財產的培訓工作在台灣如火如荼展開，教育部、國科會（現在的科技部）、經濟部及農委會等，先後投注不少的財力，讓台灣的智慧財產知識遍地開花。

　　台灣企業於1990年至2010年中，在美國申請與獲得的專利數量相當可觀，排名全球第四或第五，專利訴訟也因半導體、光電等產品之市占率高而屢見不鮮，擅長專利訴訟的美國事務所，無一不涉足台灣，就是證明。我們把台灣智權的發展參照科技產業的成長，可以看出我國產業不是沒有創新，只是科技沿襲著國際的軌跡，屬於後進的跟隨者。因此，我們的智慧財產權在輔助科技產業競爭的過程中，守勢遠多於攻勢。對於前端的科技研究與專利產出，除了透過國際合作、授權與聯盟外，也借助工業技術研究院與大學的協助，因此產、官、學、研合作的契合度成為關鍵。其中工研院以技術研發及專利布局，曾經協助台灣在美國專利訴訟上取得優勢，尤其是針對我國半導體的競爭對手，例如三星、樂金（LG）與首爾半導體等，有不少值得稱頌的案例與精彩的故事。

　　然而台灣科技業以製造為主，整體產業與跨國企業的競爭與合作關係交錯複雜，即使工研院贏得對外國廠商的專利訴訟或談判，卻也因為本國製造業在供應鏈上與外商的連帶關係，反成為被抱怨的對象。

　　此外，由於兩岸關係的敏感，以及保護國內產業著眼，國家出資研究的科技，通常是大學與研究機構擁有的專利，其利用受到諸多限制。例如必須是國內廠商在一定期間（4年）內沒有使用的意願，才能授權或讓與外國廠商；在中國取得的專利，只能以訴訟排除侵害，不得對大陸廠商進行授權；甚而專利賣斷後，透過契約拘束買受人未來的利用，不得對付我國企業等。專利利用的空間與條件既然受限，其市場價值就會大受折損。

　　2010年以降，隨著國際競爭與科技轉型，我們沒有及時趕上這一波，製造業的落後與疲態逐漸顯現。產業鏈雖然還在，但是強度已大不如前，經濟效益自然衰退。我們的科技基礎仍在，只是產品市場早已今非昔比。

　　智慧財產是科技競爭不可或缺的籌碼，專利儼然已是市場競爭的策略資產。專利交易市場一旦形成，多元營運的模式於焉而生。專利事業體（Non-Practicing Entities）、專利聯盟或集管（Alliances or Pooling）、專利控股公司（Holding Company）等，改變了智慧財產的利用方式與價值，甚而新加坡推出的國家戰略，以成為國際智慧財產樞紐（IP Hub）自許。智慧財產的商業化利用，是知識經濟時代的產物，也就是將創新的智能與專利的商品化，帶動實體產品的交易。以科技與專利的軟實力，產生實體系統與產品的市場效益，這是台灣的契機；我們對產品製造、技術研發與專利商品化累積了數十年的經驗與基礎，現在應該透過技術與無形資產的開發利用，創造實體產品市場的機會。
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　　0年的美國專利訴訟，我們看到了產業生態的變遷。從1960年至2010年，半世紀的台灣經濟發展，蓄積了智慧財產保護與利用的動能。我們回顧經濟發展的足跡時，同時前瞻未來的景緻。數位經濟時代，知識創新與無形資產成為經濟發展的動能，也要成為我們的核心競爭力。